こんにちは、レクスト国際特許事務所です。
今回は、以前に説明した「特許出願」の後に行う「中間処理」、特に「拒絶理由対応」について書いていきたいと思います。
以前の投稿で「 日本では特許庁に出願した後、・・・審査官は、特許できると判断すれば「特許査定」を、発明が従来の文献に記載されており新規ではない、従来文献の記載から容易に思い付く、出願書類の記載が規定に沿っていない等の理由で特許出来ないと判断すれば「拒絶理由通知」を発します。」と説明させて頂きました。
出願に対する「拒絶理由通知」に対して応答しなければ、そのまま「拒絶査定」というものが下され、当該出願については特許されません(拒絶査定が出ても、「拒絶査定不服審判」や「分割出願」を行う事で権利化の途は残されますが、ここでは説明を省略します)。
以下、「拒絶理由通知」が発せられた際の流れの一例を説明します。
1.拒絶理由通知が発せられた旨を出願人であるクライアントにお知らせ  拒絶理由通知は、出願が代理人である弁理士によって手続きされている場合、出願人であるクライアントに通知されるのではなく、代理人である弁理士に通知されます。従って、まずは、拒絶理由通知を受け取った旨及びその内容をクライアントにお知らせします。通常は、拒絶理由通知をそのままクライアントに転送することが多いです。  特許庁の手続は基本的に書面主義をとるので、以下に説明するように、文章から人の考えている事を読み解く能力、文章を使って人に考えを伝える能力が非常に重要になります。
2.拒絶理由通知の内容及び応答方針の検討  クライアントによって、またケースによって、特許事務所が応答方針を提案してクライアントがそれについて検討する場合、クライアントが応答方針を提案して弁理士がそれを検討する場合の両方があります。  いずれにしろ、この検討において、発明の内容、拒絶理由通知に記載されている審査官の主張、拒絶の理由の根拠(発明が従来技術と同一又は従来技術から想到容易との理由の根拠)となっている従来技術文献(形式的な拒絶理由のみの場合には無いときもあります)に記載されている技術の内容、クライアントが希望する権利範囲、を十分に理解して進めなければなりません。 ※ここで試される能力  この作業においては、人が書いた文章(拒絶理由通知書やクライアントの指示書)が言わんとしているところを理解する能力が試されます。また、クライアントとの応答方針について口頭又はメール等でディスカッションすることもあり、自分の考えていることを相手に正確に伝える能力、相手の意図を正確に理解する能力が試されます。

3.応答書類の作成  応答方針が決まったら、特許庁に出す応答書類を作成します。通常は、特許請求の範囲を補正する手続補正書及び当該手続補正書によって補正された特許請求の範囲に記載された発明が特許されるべき理由を記載した意見書を作成します。  特許庁の審査官の拒絶理由についての主張が失当である場合もあります。その場合には補正せずとも意見書のみで、その主張を覆すことを試みるべく、意見書のみを作成することもあります。 ※ここで試される能力  この作業においては、意見書に記載する文章で審査官を納得させ、審査官に特許すべきとの心証を与え無ければなりません。よって、自分の主張及びその中にある理屈を文章で分かり易く伝える能力が試されます。
4.クライアントの確認、庁への提出  応答書類を作成したら、それをクライアントに送付し最終確認をしてもらいます。この確認後、問題無ければそのまま、修正点があれば修正して、応答書類を特許庁に提出します。

5.その後  応答書類を提出した後は、当該応答書類の内容も含めて、特許庁の審査官によって審査がなされます。その結果、拒絶の理由がなくなり特許になるとの査定(特許査定)がなされる場合もあれば、拒絶の理由が解消されないか又は新たに理由が生じて、再度拒絶理由通知がなされたり、特許ならないとの査定(拒絶査定)がなされる場合もあります。

以上が、中間処理の一連の流れになります。

次回は、拒絶理由通知に対する応答の具体的な内容について少し立ち入って説明したいと思います。

お付き合い頂きありがとうございました。